Rozhodování soudů o protinávrzích na prohlášení neplatnosti OZ

12. 3. 2024 | JUDr. Vladislava Růžičková

Odhalujeme rizika vyplývající z nového rozsudku Soudního dvora EU pro vlastníky ochranných známek: zásadní změny v protinávrzích na neplatnost mohou vážně ovlivnit strategie ochrany značky a vyžadují ostražitost.

Letos v červnu vydal Soudní dvůr EU rozsudek v případě C-654/21, týkající se výkladu čl. 124 písm. d) Nařízení o ochranné známce EU, ve spojení s čl. 128 odst. 1 i 129 odst. 3 tohoto nařízení. Tento rozsudek Soudní dvůr EU vyslovil závěr, že rozhodnutí o platnosti ochranné známky EU vydané na základě protinávrhu podaného u soudu pro ochranné známky EU v jednotlivých státech EU mají účinek erga omnes v celé EU a že i v případech, kdy se samotný spor mezi žalobcem a žalovaným u národního soudu týká pouze části výrobků nebo služeb, pro které jsou práva žalobce zapsaná, může se žalovaný domáhat protinávrhem podaným u soudu vyslovení neplatnosti ochranné známky EU v celém rozsahu.

Ustanovení čl. 124 a 128 nařízení upravují institut tzv. protinávrhů – ustanovením čl. 124 písm. d) je soudem pro ochranné známky Evropské unie (OZ EU) svěřena výluční příslušnost ve věcech protinávrhů. Z nařízení vyplývá povinnost každého z členských států určit ve své zemi soudy prvního a druhého stupně, které plní funkce svěřené přímo tímto právním předpisem. Článek 128 upravuje možnost podání protinávrhů na zrušení nebo prohlášení neplatnosti a podle čl. 129 odst. 3 se soud pro OZ EU řídí procesními předpisy platnými na území toho členského státu, na jehož území má soud sídlo, pokud není v nařízení stanoveno jinak. 

Protinávrhy jsou, stručně řečeno, prostředky obrany toho, proti komu je veden spor v oblasti ochranných známek. Jedná se o situaci, kdy se vlastník práva domnívá, že dochází k zásahu do jeho práv, a proto podá žalobu pro porušení práv. Jako způsob obrany pak žalovaný může podat protinávrh na zrušení/vyslovení neplatnosti těch práv, o které se žalobce v spore opírá. 
Ve výše zmíněné věci se na Soudní dvůr obrátil s předběžnou otázkou Krajský soud ve Varšavě. V projednávaném sporu se vlastník OZ domáhal, aby protistrana nezasahovala do jeho práv, protistrana se bránila podáním protinávrhu na vyslovení neplatnosti ochranné známky EU. Varšavský soud se pak na Soudní dvůr obrátil z důvodu potřeby vyjasnění, zda protinávrh musí mít souvislost s původním řízením o porušení práv. Soud tedy položil otázku, zda protinávrh na prohlášení neplatnosti může být podán pouze v tom rozsahu známky, jaký byl vymezen hlavní žalobou pro porušení práv, nebo může být i širší.     

Soudní dvůr ve svém rozsudku nejprve uvedl rozdíly mezi institutem návrhu na prohlášení neplatnosti a protinávrhu, přičemž ty nejzákladnější odlišnosti spočívají v tom, kdo a u koho návrh podává. Návrh na prohlášení neplatnosti se podává u evropského úřadu (EUIPO) a může jej podat každá fyzická nebo právnická osoba, jakož i skupina nebo subjekt vytvořené k zastupování zájmů výrobců, producentů, poskytovatelů služeb, obchodníků nebo spotřebitelů, mají-li podle právních předpisů, jimiž se řídí, procesní způsobilost. Protinávrh se však podává vnitrostátnímu soudu, kterému je svěřena výluční příslušnost ve věcech protinávrhů a může jej podat pouze žalovaný v rámci dotčeného řízení o porušení práv. 
SDEU ve svém rozsudku uvedl, že v nařízení 2017/1001 neexistuje definice pojmu „protinávrh“ a tento pojem je obvykle chápán tak, že označuje vzájemnou žalobu podanou žalovaným v řízení, které proti němu žalobce zahájil u téhož soudu. 

Z judikatury, na kterou se rozsudkem přímo odkazuje, vyplývá, že protinávrh nelze brát za pouhý prostředek obrany. I když jsou podmínky podání specifické, podmíněné podáním žaloby pro porušení práv a existuje tedy spojení s touto žalobou, jedná se dle soudu o autonomní návrh, jehož procesní projednání je nezávislé na hlavním návrhu. Protinávrh rozšiřuje předmět sporu, směruje k uznání odlišného a samotného nároku od hlavního návrhu. Proto dle SDEU může být protinávrh projednán i v případě, když je hlavní návrh žalobce zamítnutý a jeho předmět nemůže být omezen předmětem žaloby pro porušení práv, v jejímž rámci byl podán. Z formulace článků nařízení pojednávajících o důvodech vyslovení neplatnosti přitom jasně vyplývá absence záměru omezovat rozsah, v jakém lze protinávrh podat. Pokud jde o rozsah, návrh a protinávrh je tedy rovnocenným prostředkem. 

Soudní dvůr tedy čl. 124 písm. d) ve spojení s čl. 128 odst. 1 nařízení vykládá tak, že „protinávrh na prohlášení ochranné známky EU za neplatnou se může týkat všech práv, která pro vlastníka této ochranné známky vyplývají z jejího zápisu, aniž je předmět tohoto protinávrhu omezen rámcem sporu vymezeným v žalobě pro porušení práv.“
Z rozsudku SDEU vyplývá, že i v případech, kdy se samotný spor mezi žalobcem a žalovaným týká pouze části výrobků nebo služeb, pro které jsou práva žalobce zapsaná, může se žalovaný domáhat protinávrhem podaným u soudu neplatnosti známky v celém rozsahu. Protinávrh přitom může být založen na kterémkoli důvodu neplatnosti nebo zrušení známky uvedených v nařízení. Tyto důvody mají stejný rozsah bez ohledu na to, zda jsou uplatňovány v návrhu na prohlášení neplatnosti nebo zrušení u EUIPO, nebo v protinávrhu u vnitrostátního soudu. Soudní dvůr dodal, že absolutní důvody pro odmítnutí nechrání pouze ekonomické zájmy žalovaného v rámci obrany proti žalobě, ale i obecné zájmy. Dle SDEU se pak některé z absolutních důvodů uvedených v čl. 7 nařízení mohou vztahovat na všechny výrobky a služby, pro které je tato ochranné známka zapsaná. Soud zmínil zejména známky, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo s dobrými mravy, ochranné známky, které by mohly klamat veřejnost, ochranné známky porušující chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy pro víno, zaručené tradiční speciality a odrůdová práva, obdobně neexistence dobré víry se může týkat ochranné známky v celém rozsahu. 

Pokud by protinávrh založený na jednom z důvodů neplatnosti mohl vést k prohlášení neplatnosti ochranné známky pouze částečně, bylo by to podle Soudu v rozporu se zásadou hospodárnosti řízení, kterou Soud vnímá jako jeden z cílů protinávrhu. Jediné omezení rozsahu a výsledek návrhu nebo protinávrhu na prohlášení neplatnosti spočívá v tom, že dle nařízení může být OZ EU prohlášena za neplatnou pouze pro výrobky nebo služby, pro které existuje důvod neplatnosti. 

Soudní dvůr zároveň výslovně uvedl s odkazem na bod 32 odůvodnění nařízení a předchozí judikaturu, že rozhodnutí o platnosti ochranné známky EU mají účinek erga omnes v celé Unii, a to jak v případě, že pocházejí od EUIPO, tak v případě že jsou vydána na základě protinávrhu podaného u soudu pro ochranné známky EU. Soudní dvůr dále zmínil, že tento účinek vůči všem je potvrzen i v čl. 128 odst. 6 nařízení, který stanoví povinnost soudu pro ochranné známky EU zaslat kopii pravomocného rozhodnutí o protinávrhu na zrušení práv nebo prohlášení ochranné známky EU za neplatnou evropskému úřadu (EUIPO). Rozhodnutí musí být úřadem zapsáno do rejstříku a musí být přijaty opatření nezbytná pro naplnění výroku soudu.
Nařízení o ochranné známce zdůrazňuje jednotnou povahu ochranné známky EU a její stejné účinky. To, že soudům v členských státech je dána možnost vyslovit neplatnost známky s účinky pro celou EU je zdůvodňováno tím, že je to jediný způsob, jakým lze zabránit tomu, aby vydávaly soudy a EUIPO rozhodnutí, která si odporují. Jde tedy o způsob, jak chránit jednotnou povahu známek EU.

Proč je třeba tuto problematiku považovat za relevantní pro vlastníky práv? Možnost, že známka platná na celém území EU může být v případě sporu zrušena vnitrostátním soudem jediného členského státu, není mnohým vlastníkům práv zřejmá, a není ani často diskutována. Tato skutečnost je přitom významným faktorem, který může zásadně ovlivnit rozhodnutí, zda vlastník bude svá práva vymáhat, zda tedy bude podstupovat riziko, že dojde k ohrožení jeho práva a půjde do sporu. Na druhé straně, je vhodné být si vědom možnosti využít institut protinávrhu, pokud se subjekt dostane do sporu jakožto žalovaný. Ostatně, podání protinávrhu lze v některých případech brát jako strategii pro dosažení smírného řešení sporu. Návrhy a protinávrhy na vyslovení neplatnosti jsou tedy rovnocennými prostředky, v praxi však bude pro žalovaného v některých případech výhodnější podat návrh u EUIPO, v ostatních u vnitrostátního soudu. Pro výběr toho správného postupu je konzultace s právními zástupci znalými oboru práv duševního vlastnictví nenahraditelná.   
Ochranné známky EU přináší vlastníkům bezpochyby řadu výhod, nicméně je důležité znát a pečlivě zvážit a vyhodnotit i rizika, které jsou spojené s tímto způsobem ochrany, zejména v souvislosti s jejich jednotnou povahou. Možné nástrahy nejčastěji spočívají v registraci označení, které mají pouze nízkou rozlišovací způsobilost, nebo je užívá na daném segmentu trhu mnoho subjektů, problémy mohou také nastat, když vlastník neužívá svou známku řádně, resp. nevede žádnou evidenci dokladů, které by bylo případně možné použít k prokázání řádného užívání. V některých případech pak může jít o špatně zvolený způsob ochrany, kdy subjekt nepodniká v rámci celé EU a vhodnější způsob by byl chránit své označení národní cestou.
Každý subjekt působící na trhu je jedinečný, a proto i způsob ochrany práv třeba volit tak, aby odpovídal jeho potřebám, možnostem a očekáváním. Lze také připomenout, že zápisem známky péče o tato práva v žádném případě nekončí. Z výše uvedených důvodů bychom rozhodně doporučovali svoji specifickou situaci konzultovat s expertem, abyste byli co nejlépe připravení čelit mnohdy komplexním výzvám spojeným s vlastnictvím ochranných známek. Pokud potřebujete poradit se zvolením správné strategie registrace a ochrany svých práv, nebo je proti vám vedeno řízení pro porušení práv, neváhejte se na nás obrátit.   .

Za tým THK Legal s.r.o.

JUDr. Vladislava Růžičková
advokátka
Autorka působí v advokátní a patentové kanceláři jako vedoucí advokát se specializací na ochranu duševního vlastnictví a řešení sporů