Přemýšlíte o tom, jakou hodnotu má vaše ochranná známka?

10. 3. 2024 | JUDr. Vladislava Růžičková

Zvažujete, jak maximalizovat hodnotu vaší ochranné známky a předejít jejímu znehodnocení? Ponořte se s námi do světa správy ochranných známek. Odhalíme, jak udržet vaši značku živou a prosperující. Od registrace až po strategické užívání. Článek vám poskytne klíčové rady, jak ochranné známky nejen chránit, ale i zvýšit jejich hodnotu. A hlavně – jak se vyvarovat toho, aby se z vašeho rodinného stříbra nestala bezcenná veteš.

Co dělat, aby se z vašeho rodinného stříbra nestala bezcenná veteš

Ochranné známky jsou důležitými majetkovými aktivy, které lze úplatně převádět, poskytovat k nim licence nebo je dokonce používat jako zástavy. Jejich hodnotu lze vyčíslit různými metodami. 

Pro provedení smysluplného ocenění ochranné známky je však nezbytné, aby vaše ochranná známka splňovala dvě základní podmínky:

1. byla platně registrována,
2. byla řádně užívána.

 

Udržování platné registrace ochranné známky

Udržení registrace ochranné známky pro většinu majitelů obvykle nepředstavuje problém. Náklady na obnovu nejsou vysoké, stačí jen na obnovu nezapomenout a včas ji provést. Ochranná známka platí 10 let ode dne podání přihlášky, s možností opakované obnovy na dalších 10 let, bez časového omezení. Žádost o obnovu se podává nejdříve ve lhůtě 12 měsíců před skončením platnosti, nejpozději však v den skončení doby platnosti. Existuje také dodatečná lhůta 6 měsíců po uplynutí platnosti, avšak s nutností zaplatit dvojnásobný poplatek.

Řádné užívání ochranné známky

Druhá z podmínek, řádné užívání ochranné známky, již může určité problémy činit. Rozpor často vzniká mezi historickou hodnotou ochranné známky, která je veřejnosti dobře známa, a realitou podnikatelské činnosti. V naší praxi se často setkáváme se situací, kdy je ochranná známka obnovována a uváděna v kontextu historie existence a činnosti vlastníka nebo jeho právního předchůdce, ale ve své reálné činnosti, tj. v obchodním styku vlastník ochrannou známku nepoužívá.

Modernizace a změna podoby ochranné známky

Modernizace a přizpůsobení aktuálním trendům v obchodu, marketingu a designu často vedou i k opouštění původní podoby ochranných známek. Pokud se majitel rozhodne pro vytvoření zcela nové podoby ochranné známky, je ukončení užívání původní ochranné známky nepochybné. Neužívání ochranné známky může vést k zániku práva ochrany, pokud ochranná známka není užívána po dobu pěti let.

V mnoha případech však dochází pouze k určitému redesignu starší ochranné známky, tedy úpravě podoby stávající ochranné známky, kdy některé původní prvky ochranné známky zůstávají, jiné se mění, ale základní obraz ochranné známky má zůstat zachován. V této souvislosti je třeba poukázat na to, že ochranná známka má být užívána v té podobě, ve které je zaregistrována, nicméně může být užívána i v pozměněné podobě, která však nemění její původní rozlišovací způsobilost. Pokud nicméně v rámci redesignu např. dojde k vynechání jednoho z výrazných prvků dosud chráněného označení, může tento stav vést ke změně rozlišovací způsobilosti ochranné známky a užívání takto změněné podoby ochranné známky jejím vlastníkem (nebo se souhlasem jejího vlastníka) již nelze považovat za řádné užívání ochranné známky.

Toto je třeba si uvědomit především v souvislosti s tím, že ochranná známka může být zrušena, jestliže nebyla po nepřetržitou dobu 5 let předcházejících podání návrhu na její zrušení řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody. K užívání, které bylo zahájeno, popřípadě v němž bylo pokračováno po pětiletém neužívání ochranné známky ve lhůtě 3 měsíců před podáním návrhu, se nepřihlíží, pokud přípravy pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se vlastník dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh na zrušení ochranné známky. Návrh na zrušení ochranné známky pro neužívání může vznést kterákoli osoba bez uvedení důvodu a povinnost prokazovat řádné užívání ochranné známky spočívá vždy právě na majiteli takovýmto návrhem napadené ochranné známky.

Stejně tak se většinou nelze na základě ochranné známky, která nebyla řádně užívána po dobu pěti let, domáhat toho, aby si jiná osoba nemohla zaregistrovat shodnou nebo podobnou ochrannou známku, případně užívat shodné nebo podobné označení.

Co je třeba si uvědomit při rebrandignu a redesignu ochranné známky?

• Ochranná známka musí zůstat aktivní a relevantní, pokud si má udržet svoji hodnotu.
• V případě (nikoli zcela marginálně) upravené podoby dosavadní ochranné známky je vždy vhodné provést registraci nové ochranné známky.
• Je třeba si uvědomit možné následky neužívání ochranné známky ve vztahu k její hodnotě, ve vztahu k nemožnosti účinné obrany proti porušování práv z ochranné známky vyplývajících a uvědomit si riziko jejího zrušení pro neužívání. 
• Ochranná známka je chráněna jen ve vztahu k těm výrobků a službám, pro které byla registrována. I v případě, kdy vlastník ochranné známky nechce její podobu měnit a naopak těží z její neměnného dlouhodobého užívání, je pro něj vhodné se zamýšlet nad tím, zda se rozsah jeho činnosti v průběhu let nezměnil nebo nerozšířil tak, že mu dosavadní rozsah ochrany již nepostačuje.
• V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že pro ochrannou známku již jednou registrovaný rozsah výrobků a služeb nelze dodatečně žádným způsobem rozšiřovat (lze jej pouze zúžit) a proto je potřebu ochrany pro nové výrobky a služby nutno řešit registrací nové ochranné známky, která může mít zcela shodnou podobu, jako již dříve registrovaná ochranná známka téhož vlastníka registrovaná pro jiné výrobky a služby. 

Pokud řešíte otázky týkajícími se ochrany a správy vašich ochranných známek, obraťte se s důvěrou na advokátní a patentovou kancelář THK Legal s.r.o. Poskytneme vám rady a budeme vaším průvodcem v tomto často složitém procesu.

JUDr. Vladislava Růžičková
advokátka
Autorka působí v advokátní a patentové kanceláři jako vedoucí advokát se specializací na ochranu duševního vlastnictví a řešení sporů